Brittsport Ltd. c. Pacific Rim Sportswear Co.
T-476-96
juge Lutfy
6-12-96
8 p.
Appel du refus du registraire de radier la marque de commerce de l'intimée, «Brittania», en liaison avec des chemises et des jeans-Conformément à l'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, le registraire a, en 1993, donné à l'intimée un avis lui enjoignant d'indiquer si sa marque «Brittania» était toujours employée-L'intimée a déposé des factures datées de 1990 relatives à la vente de jeans «Brittania»-Aucune autre vente n'a été effectuée antérieurement à la délivrance de l'avis, mais une commande relative à des jeans «Brittania» a été passée par Eaton en 1994-Les négociations ayant mené à cette commande ont commencé avant la délivrance de l'avis-Deux autres commandes sont sur le point d'être terminées-Le registraire a décidé de maintenir l'inscription visant les «jeans» au registre parce que le propriétaire inscrit a continué à commercialiser sa gamme «Brittania», qu'il a pris, avant la date de l'avis, des mesures concrètes pour recommencer à vendre des «pantalons», la commande passée par «Eaton» confirmant son intention réelle d'utiliser à nouveau sa marque-Depuis les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1996, le critère applicable aux instances introduites sous le régime de l'art. 45 a changé-À la suite des premières modifications, le registraire a annoncé que les nouvelles dispositions seraient appliquées à toutes les instances engagées sous le régime de l'art. 45, peu importe la date de leur introduction-Dans une décision rendue en 1995, le registraire a conclu que les modifications pouvaient être appliquées rétroactivement sans causer de préjudice à la partie demanderesse-Il a adopté un point de vue analogue en ce qui concerne la rétroactivité des modifications du 1er janvier 1996-Appel rejeté-L'application rétroactive de l'art. 45 pourrait être préjudiciable en ce que le propriétaire inscrit pourrait se retrouver lésé du fait de la période pertinente prescrite par les dispositions législatives-Alors qu'on prenait en compte la preuve d'emploi après la délivrance de l'avis pour déterminer si, à ce moment, la marque était employée au sens de l'art. 45 tel que rédigé avant les modifications du 1er janvier 1994, cette preuve d'emploi subséquent devrait, aux termes des nouvelles dispositions adoptées en 1994, être écartée puisqu'elle ne porte pas sur la période pertinente de deux ans-Il convient d'examiner l'appel en fonction des règles de droit en vigueur au moment oú le registraire a donné l'avis en 1993, mais puisque l'issue aurait été la même sous le régime des nouvelles dispositions, il n'est nécessaire de statuer sur la pratique suivie par le registraire en matière de rétroactivité-La décision du registraire peut être interprétée comme concluant soit à l'emploi, soit à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi-Les ventes réalisées après que l'avis a été donné constituent une preuve pertinente d'emploi dans la mesure oú des négociations ont eu lieu avant la délivrance de cet avis-Le registraire pouvait légitimement conclure, d'après la preuve, que la marque de commerce était utilisée au moment oú l'avis a été donné-Si les modifications du 1er janvier 1994 sont rétroactives et qu'on ne tient pas compte de l'emploi subséquent, la décision du registraire de ne pas radier la marque de commerce relativement aux «jeans» est fondée sur l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi-Les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi doivent être appréciées en fonction de trois critères: la durée du défaut d'emploi; la mesure dans laquelle les raisons avancées pour justifier ce défaut étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit et, enfin, l'existence, pendant toute la durée du défaut, d'une intention réelle de recommencer à employer la marque sous peu-Le défaut d'emploi survenu en 1993 résultait de circonstances indépendantes de la volonté de l'intimée-L'engagement de négociations avec Eaton antérieurement à la délivrance de l'avis traduisait une intention réelle de recommencer à utiliser la marque de commerce-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. L.C. 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200).