Danjaq Inc. c. Zirvas
T-937-96 / T-938-96 / T-939-96
juge Lutfy
31-7-97
11 p.
Appel de la décision par laquelle l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement projeté a été rejetée-L'appelante est la propriétaire de la marque de commerce «007 and Gun design», ainsi que d'autres marques associées à «James Bond», le personnage fictif que Ian Fleming a créé dans ses romans et qui a été adapté à l'écran-L'intimée cherche à faire enregistrer «007», «007 Pizza & Subs et dessin» et «007 Submarine et dessin» comme marques de commerce pour son entreprise de restauration-L'opposition est fondée sur: a) l'emploi antérieur; b) l'absence de caractère distinctif-Le registraire a conclu que les marques de commerce de l'intimée étaient distinctives et qu'elles ne créaient pas de la confusion, en raison de la différence qui existe entre les marchandises, les services et les commerces des parties-Il a également conclu que la preuve de l'appelante était insuffisante relativement à l'établissement de l'emploi au Canada de ses marques de commerce avant la date pertinente-L'appel est accueilli-Les éléments d'information supplémentaires déposés en appel constituent de nouveaux éléments de preuve importants qui sont pertinents aux questions litigieuses soumises au registraire, ce qui permet à la Cour de substituer son opinion à celle du registraire-L'intimée n'a pas droit à l'enregistrement: i) si les marques de commerce de l'appelante ont été employées au Canada avant que l'intimée n'emploie ses marques pour la première fois en 1989; (ii) si les marques de commerce des parties créent de la confusion-Les marques de commerce «James Bond 007 with Gun design» et «007» sont des marques de commerce qui ont été employées et révélées au Canada avant le premier emploi de l'intimée-On voit et l'on entend les marques de commerce dans des films-Les éléments de preuve concernant: i) la recette de soixante-dix millions de dollars réalisée avant 1987 à la suite de la distribution des 15 films mettant en vedette le personnage de James Bond, également connu sous le nom d'agent 007; ii) la diffusion des films à la télévision ou par la location de vidéocassettes; iii) la publicité créée par la presse écrite démontrent à la fois l'emploi et la reconnaissance générale des marques de commerce de l'appelante-En se concentrant sur l'un des critères énumérés à l'art. 6(5) pour déterminer si les marques de commerce créaient de la confusion, le registraire a adopté un point de vue trop étroit-Plus la marque est forte, plus étendue est la protection qui lui est accordée-Les marques de commerce de l'appelante sont fortes-Leur caractère distinctif inhérent est renforcé par la large reconnaissance dont elles bénéficient-Le premier emploi de l'intimée est relativement récent, tandis que le personnage de James Bond, l'agent 007, s'est fait bien connaître depuis 1962 dans la littérature et au cinéma-La publicité entourant les marques de commerce et leur emploi continue-Les risques de confusion sont susceptibles d'augmenter lorsqu'une des marques est forte et ce, même si les parties _uvrent dans des domaines différents-Dans chacune des trois demandes de l'intimée, «007» est l'unique élément de ses marques de commerce ou l'élément introductif de cellesci-L'intimée propose leur application à des articles de promotion qui coïncident en partie avec ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement que l'appelante a fait de ses marques aux États-Unis-L'élément introductif et le son des marques de l'appelante ont un degré de ressemblance élevé avec les marques de commerce de l'intimée, notamment avec sa marque de commerce «007»-Compte tenu des critères énoncés à l'art. 6, l'emploi des marques de commerce des parties dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services liés à ces marques sont produits par la même personne-Il existe un risque élevé de confusion-Une marque de commerce «distinctive» est celle qui permet de distinguer véritablement les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires-L'intimée a adopté la marque 007 en étant au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'appelante-C'est de propos délibéré et non sans un certain rapport avec la célébrité dont jouit cette marque que l'intimée a choisi la marque 007-Le public ne ferait pas nécessairement la distinction, au sens de l'art. 2, entre, d'une part, la chaîne de restaurants «007» oú se vendent des pizzas, des pâtes alimentaires et de grands sandwiches mixtes et, d'autre part, les marchandises et les services de l'appelante-Les marques de l'intimée ne sont pas distinctives-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, «distinctive», 6.