T-1746-78
Mister Transmission (International) Limited
(Appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Thurlow—Toronto, le 7 novembre;
Ottawa, le 27 novembre 1978.
Marques de commerce — Marque de certification — Appel
du refus du registraire d'enregistrer la marque de certification
MISTER TRANSMISSION - La marque de commerce déposée
Mister TRANSMISSION a été cédée à l'appelante par l'ancien
propriétaire qui continue de l'employer â titre d'usager inscrit
— L'objet de la demande crée-t-il de la confusion avec la
marque de commerce déposée Mister TRANSMISSION et est-il,
par conséquent, non enregistrable? — Le déposant est-il
réputé, à cause des activités de l'usager inscrit de la marque de
commerce, se livrer à l'exécution de services protégés par
l'enregistrement et, par conséquent, empêché, en application de
l'art. 23, d'enregistrer la marque de certification? — Loi sur
les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2,
6(1),(2),(5), 12(1)d), 15(1), 23(1),(2), 36(1), 49(1),(2),(3).
Il s'agit d'un appel fondé sur l'article 56 de la Loi sur les
marques de commerce contre une décision du registraire des
marques de commerce rejetant, en application de l'alinéa
36(1)b) de cette loi, la demande de l'appelante en vue de
l'enregistrement des termes MISTER TRANSMISSION (en faisant
abandon du terme TRANSMISSION) comme marque de certifi
cation destinée à être utilisée en liaison avec certains services.
L'appel se limite à trancher les objections qui ont été soulevées
par le registraire en application du paragraphe 36(2). La
marque Mister TRANSMISSION a été déposée en 1970 titre de
marque de commerce de Mister Transmission Systems Limited
qui l'avait employée, en liaison avec des services se rapportant
aux transmissions d'automobiles, de 1963 1977, année à
laquelle cette marque, ainsi que l'achalandage qui s'y ratta-
chait, ont été cédés à l'appelante. L'ancien propriétaire de cette
marque de commerce a continué, après cette cession, de l'em-
ployer à titre d'usager inscrit aux termes d'un contrat conclu
avec l'appelante. Le registraire soutient tout d'abord que l'objet
de la demande n'était pas enregistrable, car elle créait de la
confusion avec la marque déposée Mister TRANSMISSION, et
ensuite que le déposant, malgré la nomination d'un usager
inscrit par le propriétaire inscrit de la marque de commerce,
était réputé se livrer à l'exécution des services protégés par la
marque déposée et était, en application de l'article 23, ainsi
empêché d'adopter et d'enregistrer la marque de certification.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le registraire a eu tort de con-
clure que la marque de certification visée dans la demande
n'était pas enregistrable, soit parce qu'elle créait de la confu
sion avec la marque de commerce déposée Mister TRANSMIS
SION, soit parce que l'appelante devait être réputée se livrer à
l'exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de
certification Mister TRANSMISSION était employée. Première-
ment, quoique la présence au registre de la marque déposée
Mister TRANSMISSION appartenant à l'appelante et avec
laquelle la marque de certification demandée prête à confusion,
constitue un obstacle à la demande aux termes de l'alinéa
12(1)d), cet obstacle est levé par le paragraphe 15(1). Deuxiè-
mement, il ne résulte pas du fait qu'une marque de commerce
est employée par un usager inscrit et que cet emploi a le même
effet, aux fins de la Loi, qu'un emploi par le propriétaire inscrit,
que le propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la fabrica
tion, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou
à l'exécution de services pour lesquels la marque de commerce
est employée.
APPEL.
AVOCATS:
I. Goldsmith, c.r. et M. Hebert pour
l'appelante.
T. L. James pour l'intimé.
PROCUREURS:
Immanuel Goldsmith, c.r., Toronto, pour
l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT THURLOW: Il s'agit
d'un appel fondé sur l'article 56 de la Loi sur les
marques de commerce' contre une décision du
registraire des marques de commerce rejetant, en
application de l'alinéa 36(1)b) 2 de cette loi, la
demande de l'appelante en vue de l'enregistrement
des termes MISTER TRANSMISSION comme
marque de certification destinée à être utilisée en
liaison avec certains services décrits comme suit:
[TRADUCTION] réparation, remplacement, rénovation et instal
lation de transmissions d'automobiles
exploitation d'un établissement spécialisé dans la réparation et
dans le remplacement des transmissions.
' S.R.C. 1970, c. T-10.
2 Paragraphe 36(1):
36. (1) Le registraire doit rejeter une demande d'enregis-
trement d'une marque de commerce s'il est convaincu que
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; ou
c) le demandeur n'est pas la personne qui a droit à
l'enregistrement de la marque de commerce parce que
cette marque crée de la confusion avec une autre marque
de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une
demande est pendante;
et, lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il doit faire
annoncer la demande de la manière prescrite.
On a abandonné la demande visant le droit à
l'emploi exclusif du terme TRANSMISSION, mais
non la marque de certification.
Étant donné que la décision attaquée a été
rendue en application du paragraphe 36(1), l'appel
a un objet restreint et doit, à mon avis, se limiter
aux objections qui ont été soulevées par le regis-
traire en application du paragraphe 36(2). Dans
un appel de ce genre, il n'est pas permis au regis-
traire ou à son avocat de soulever des objections
auxquelles le requérant n'a pas eu l'occasion de
répondre comme le prévoit le paragraphe 36(2) et
il n'appartient pas à la Cour saisie de l'appel de
soulever de nouvelles objections.
Le registraire a motivé son rejet de la demande
dans une lettre adressée aux représentants de l'ap-
pelante après que ceux-ci eurent répondu à deux
objections qu'il avait soulevées en application du
paragraphe 36(2). Bien que ces motifs ne fassent
état que de la deuxième objection, les deux objec
tions ont été évoquées lors de l'audition de cet
appel et l'avocat du registraire les a invoquées
toutes deux pour justifier la conclusion de son
client.
Selon la première de ces objections, l'objet de la
demande était une expression créant de la confu
sion avec la marque de commerce déposée Mister
TRANSMISSION et était, par conséquent, non enre-
gistrable. 3 Cette marque de commerce fut déposée
en 1970 comme étant la marque de commerce de
Mister Transmission Systems Limited qui l'avait
employée depuis 1963 et qui a continué par la suite
à l'employer en liaison avec les services de répara-
tion, de remplacement, de rénovation et d'installa-
tion de transmissions d'automobiles jusqu'en 1977,
date à laquelle la marque, ainsi que l'achalandage
qui s'y rattachait, furent cédés à l'appelante. L'an-
cien propriétaire de cette marque de commerce a
continué, après cette cession, de l'employer à titre
d'usager inscrit aux termes d'un contrat conclu
avec l'appelante.
3 Paragraphe 12(1):
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de com
merce est enregistrable si elle ne constitue pas
d) une expression créant de la confusion avec une marque
de commerce déposée; ou
Selon l'avocat du registraire, tout d'abord l'em-
ploi dans la même région de deux marques, l'une
indiquant l'origine et l'autre une norme, créerait,
dans le public, de la confusion, tant au sens usuel
du terme qu'au sens défini dans la loi, et ensuite
l'objet de la demande n'était pas enregistrable
malgré la disposition du paragraphe 15(1).
Je conviens que l'emploi des deux marques dans
une même région pourrait créer de la confusion au
sens usuel de ce terme, mais puisque la Loi, en
définissant ce terme, lui a donné un sens particu-
lier, je pense, ce sens particulier doit prévaloir et
que la Cour doit se demander si l'emploi des deux
marques dans la même région crée ou est suscepti
ble de créer de la confusion au sens de la loi.
L'article 2 définit ainsi l'expression «créant de la
confusion» telle qu'elle est employée dans la Loi:
»créant de la confusion», lorsqu'elle est employée comme quali-
ficatif d'une marque de commerce ou d'un nom commercial,
désigne une marque de commerce ou un nom commercial
dont l'emploi créerait de la confusion en la manière et les
circonstances décrites à l'article 6;
L'article 6 porte que:
6. (1) Aux fins de la présente loi, une marque de commerce
ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre
marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi
de la marque de commerce ou du nom commercial en premier
lieu mentionné cause de la confusion avec la marque de com
merce ou le nom commercial en dernier lieu mentionné, de la
manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confu
sion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des
deux marques de commerce dans la même région serait suscep
tible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces
marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail
ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques
sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces mar-
chandises ou ces services soient ou non de la même catégorie
générale.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms
commerciaux créent de la confusion, la cour ou le registraire,
selon le cas, doit tenir compte de toutes les circonstances de
l'espèce, y compris
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce
ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont
devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou
noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce; et
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce
ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou
dans les idées qu'ils suggèrent.
Comme l'objet indiqué dans la demande telle
qu'elle est formulée est assez général pour englo-
ber la marque Mister TRANSMISSION et que sa
prononciation et les idées qu'ils suggèrent, pour ne
pas dire aussi son aspect, le rapprochent beaucoup
de cette marque, et compte tenu du fait que cette
marque déposée a été utilisée depuis longtemps en
liaison avec des services du même genre, l'emploi,
autorisé par l'appelante, de la marque MISTER
TRANSMISSION, quoique destinée à indiquer une
norme, dans une même région où la marque de
commerce Mister TRANSMISSION est employée
aux fins pour lesquelles elle a été déposée, me
paraît susceptible de faire conclure que les services
liés à ces marques de commerce sont exécutés par
la même personne au sens du paragraphe 6(2) et
de créer ainsi de la confusion. Il est toutefois
nécessaire, à ce stade, d'examiner l'effet , de
l'article 15 et en particulier du paragraphe 15 (1)
qui porte que:
15. (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de com
merce créant de la confusion sont enregistrables si, le requérant
est le propriétaire de toutes semblables marques, lesquelles sont
connues sous la désignation de marques de commerce liées.
A mon avis, cette disposition annule l'exception
prévue à l'alinéa 12(1)d) et réfute l'objection selon
laquelle l'objet de la demande crée de la confusion
avec la marque déposée.
Certes, la marque déposée et la marque de
certification visent des buts tout à fait différents,
la première servant à distinguer les services exécu-
tés par son propriétaire de ceux qui sont exécutés
par d'autres personnes, la seconde à distinguer les
services exécutés conformément à la norme définie
de ceux qui ne le sont pas, et sont donc des
marques de catégories ou de types différents, mais
elles sont toutes deux incluses dans la définition
d'une «marque de commerce» donnée par l'article 2
et, à la différence de l'alinéa 28(1)b) 4 de la Loi sur
4 S.C. 1932, c. 38; S.R.C. 1952, c. 274.
28. (1) Nonobstant les dispositions qui précèdent,
b) les marques similaires sont enregistrables pour des
produits similaires si le demandeur est le propriétaire de
(Suite à la page suivante)
la concurrence déloyale, rien dans la Loi sur les
marques de commerce n'interdit à une personne de
posséder des marques déposées des deux types tant
qu'elle se conformera au paragraphe 23(1) et
qu'elle ne se livrera pas à l'exécution des services
visés par la marque de certification. Du moment
qu'elle n'exécute pas ces services, le fait qu'elle est
inscrite comme étant le cessionnaire d'une marque
de commerce déposée avec laquelle la marque de
certification prête à confusion n'affecte nullement,
il me semble, son droit de faire enregistrer cette
dernière.
L'avocat du registraire a cité le traité de Fox,
Canadian Law of Trade Marks and Unfair Com
petition, 3 e édition, page 210, et a fait valoir que
les marques en question n'étant pas de même
catégorie, elles ne pouvaient pas être des marques
liées. Mais à mon avis, le cas dont traite M. Fox
est celui d'une personne qui fabrique ou vend des
marchandises ou exécute des services et qui, de ce
fait, est empêchée par le paragraphe 23 (1) d'obte-
nir l'enregistrement d'une marque, de certification.
Ce savant auteur ajoute que l'alinéa 28(1)b) de la
Loi sur la concurrence déloyale portait sur un cas
qui n'aurait jamais pu se produire, ce qui était sans
doute vrai sous le régime de cette loi, que l'alinéa
28(1)c) de la même loi suffisait à prévenir un tel
cas et que l'article 24 de la Loi de 1953 était
également efficace. Mais, à mon avis, ni l'alinéa
28(1)c) de la première loi ni l'article 24 de la Loi
de 1953 ne portent sur la question en litige.
Les questions de savoir si, aux termes de la loi
actuelle, l'enregistrement de Mister TRANSMIS
SION conserve sa validité lorsque cette marque est
employée en liaison avec la marque de certification
MISTER TRANSMISSION, si cette dernière est capa
ble de distinguer les services exécutés conformé-
ment à une norme définie de ceux qui ne le sont
pas alors que la marque Mister TRANSMISSION est
employée pour indiquer l'origine de services du
même genre, et si la permission donnée par l'appe-
lante aux personnes autorisées, qui ne sont pas des
(Suite de la page précédente)
toutes ces marques, lesquelles sont connues comme mar-
ques associées; mais nul groupe de marques associées ne
doit comprendre à la fois une marque destinée à indiquer
que les produits qui la portent ont été manufacturés,
vendus, donnés à bail ou loués par le propriétaire de la
marque, et une marque destinée à indiquer que les produits
qui la portent sont d'un type défini ou ont été fabriqués
dans des conditions définies de travail, par une catégorie
définie de personnes ou dans une zone territoriale définie;
usagers inscrits, d'employer MISTER TRANSMIS
SION comme marque de certification a invalidé
l'enregistrement de Mister TRANSMISSION 5 ne me
paraissent pas se poser en l'espèce. A mon avis, la
question en litige est simplement de savoir si la
présence au registre de la marque déposée Mister
TRANSMISSION appartenant à l'appelante et avec
laquelle la marque de certification demandée prête
à confusion, constitue un obstacle à la demande
aux termes de l'alinéa 12(1)d). Étant donné le
paragraphe 15(1), je n'estime pas que c'en est un.
J'aborde maintenant la seconde objection soule-
vée par le registraire, à savoir celle sur laquelle il a
fondé son rejet. Voici le texte de sa décision:
[TRADUCTION] Objet: Marque de certification—MISTER
TRANSMISSION Mister Transmission (International) Limited
J'accuse réception de votre lettre du 2 février 1978.
Après avoir dûment considéré les points qui y sont présentés,
j'ai conclu, en raison des articles 36(1)b) et 23 de la Loi sur les
marques de commerce, que la marque de certification MISTER
TRANSMISSION, en instance sous le n° 409,694, n'est pas
enregistrable.
L'article 23 de cette loi prévoit l'adoption et l'enregistrement
d'une marque de certification par une personne qui ne se livre
pas à «la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de
marchandises à l'exécution de services, tels que ceux pour
lesquels la marque de certification est employée».
Aux termes de l'article 49, l'emploi d'une marque de commerce
par un usager inscrit est appelé «l'emploi permis». Cet emploi
permis par l'usager inscrit a le même effet qu'un emploi par le
propriétaire inscrit.
En l'espèce, le déposant est donc réputé utiliser la marque de
commerce quoique le propriétaire inscrit de la marque de
commerce MISTER TRANSMISSION, dont le dessin a été enregis-
tré sous le n° 170,256, ait déjà nommé un usager inscrit. Par
conséquent, Mister Transmission (International) Limited est
réputée se livrer à l'exécution des services visés par la marque
déposée n° 170,256.
Puisque le déposant s'occupe de «réparation, remplacement,
rénovation et installation de transmissions d'automobiles», il ne
peut être le requérant de l'enregistrement d'une marque de
certification revendiquant des services similaires ou identiques.
En conséquence, la demande est rejetée en application de
l'article 36(1) de la Loi sur les marques de commerce.
L'article 23 est l'un des trois articles de la Loi
faisant suite au titre «Marques de certification».
Voici le texte de ses deux premiers paragraphes:
Cf. Marketing International Ltd. c. S.C. Johnson & Son,
Limited [1979] 1 C.F. 65, qui a ordonné la radiation d'une
marque déposée dont l'emploi par un usager inscrit ne distin-
guait pas vraiment les marchandises comme étant celles du
propriétaire inscrit de la marque.
23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et
déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrica
tion, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou
à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque
de certification est employée.
(2) Le propriétaire d'une marque de certification peut auto-
riser d'autres personnes à employer la marque en liaison avec
des marchandises ou services qui se conforment à la norme
définie, et l'emploi de la marque en conséquence est censé en
être l'emploi par le propriétaire.
Comme une marque de certification ne peut être
enregistrée en tant que marque de commerce pro-
jetée, il faut, pour qu'elle puisse être enregistrée,
qu'elle soit en usage au moment de la demande
d'enregistrement. Mais comme le requérant, aux
termes du paragraphe 23(1), ne doit pas être une
personne qui se livre à la fabrication, la vente, la
location à bail ou au louage de marchandises ou à
l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels
la marque de certification est employée, il lui est
impossible d'invoquer l'emploi par lui-même pour
obtenir l'enregistrement.
Le paragraphe 23(2) semble résoudre,, la diffi
culté en disposant que l'emploi par une personne
autorisée par le propriétaire est censé être l'emploi
par le propriétaire. Mais il est évident que cet
emploi n'est pas assimilé à la fabrication, la vente,
la location à bail ou le louage de marchandises ou
à l'exécution de services, sinon le propriétaire tom-
berait sous le coup du paragraphe 23 (1) et per-
sonne ne pourrait jamais satisfaire aux conditions
requises pour l'enregistrement d'une marque de
certification.
Le paragraphe 49(3), que le registraire a invo-
qué pour justifier sa conclusion, se trouve parmi le
groupe d'articles faisant suite au titre «Usagers
inscrits». Voici le texte des paragraphes 49(1),(2)
et (3):
49. (1) Une personne autre que le propriétaire d'une
marque de commerce déposée peut être inscrite comme usager
inscrit de ladite marque pour la totalité ou quelque partie des
marchandises ou services à l'égard desquels elle est inscrite.
(2) L'emploi d'une marque de commerce déposée, par un
usager inscrit de cette marque, selon les termes de son enregis-
trement à ce titre, en liaison avec les marchandises par lui
fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou avec les
services qu'il a loués ou exécutés, ou l'usage d'une marque de
commerce projetée, ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2),
par une personne agréée comme usager inscrit de la marque, est
dans le présent article appelé «l'emploi permis».
(3) L'emploi permis d'une marque de commerce a le même
effet, à toutes fins de la présente loi, qu'un emploi de cette
marque par le propriétaire inscrit.
Ces dispositions visent à éviter au propriétaire
de la marque de commerce la déchéance de ses
droits par suite du non-emploi de cette marque par
lui-même ou par suite de la permission qu'il donne
à d'autres de l'employer. Afin de satisfaire à la
condition selon laquelle le propriétaire, pour
garder son droit d'enregistrer, doit employer la
marque et en vue d'éviter la déchéance qu'entraî-
nerait la permission donnée à d'autres de l'em-
ployer, l'emploi de la marque de commerce a le
même effet, à toutes fins de la Loi, qu'un emploi
de cette marque par le propriétaire inscrit. Mais, à
mon avis, il ne résulte pas, parce qu'une marque de
commerce est employée par un usager inscrit et
que cet emploi a le même effet, aux fins de la Loi,
qu'un emploi par le propriétaire inscrit, que le
propriétaire inscrit doit être réputé se livrer à la
fabrication, la vente, la location à bail ou le louage
de marchandises ou à l'exécution de services pour
lesquels la marque de commerce est employée. La
loi n'a pas prévu une telle conséquence, ni au
paragraphe 49(3) ni au paragraphe 23(2). On peut
dire, à l'égard du propriétaire d'une marque et en
même temps fournisseur de services, que la fourni-
ture de services en liaison avec cette marque par
un usager inscrit conformément à un contrat pour
l'emploi de cette marque a le même effet, aux fins
de la Loi, que l'emploi par le propriétaire. Aux fins
de la Loi, l'emploi par l'usager inscrit profite au
propriétaire. Mais on ne peut pas dire, sans recou-
rir à une exégèse libérale et artificielle, que du
moment qu'un usager inscrit emploie une marque,
le propriétaire de cette marque se livre, aux fins de
la Loi, à la fourniture des services.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelante
n'exécute aucun des services dont il est fait men
tion dans la demande. Elle n'est que le propriétaire
de ses marques de commerce et ne fait qu'autoriser
leur emploi par d'autres personnes qui, elles, exé-
cutent ces services. Le registraire soutient que
l'appelante, étant affiliée à l'ancien propriétaire de
la marque de commerce Mister TRANSMISSION,
lequel exécute ces services, doit être considérée
comme se livrant «à l'exécution de services, tels
que ceux pour lesquels» l'objet de la demande est
employé, au sens du paragraphe 23(1). Cependant,
il s'agit de deux compagnies distinctes qui exploi-
tent des entreprises distinctes et rien dans le dos
sier ne semble, à mon avis, justifier pareille conclu
sion. En outre, le registraire n'a pas contesté le
paragraphe 3A de la demande modifiée, qui
déclare que l'appelante ne se livre pas (en réalité)
à l'exécution de ces services. Sa conclusion selon
laquelle l'appelante se livre à ces activités me
parait entièrement fondée sur son interprétation de
l'effet du paragraphe 49(3).
A mon avis, le registraire a eu tort de conclure
que la marque de certification visée dans la
demande n'était pas enregistrable, soit parce
qu'elle créait de la confusion avec la marque de
commerce déposée Mister TRANSMISSION, soit
parce que l'appelante doit être réputée se livrer à
l'exécution de services tels que ceux pour lesquels
la marque de certification MISTER TRANSMISSION
est employée, et il n'aurait pas dû, en application
de l'alinéa 36(1)b), rejeter la demande pour l'un
ou l'autre de ces motifs.
L'appel est par conséquent accueilli et l'affaire
renvoyée devant le registraire pour révision dans le
sens indiqué.
Conformément à la pratique suivie par la Cour,
le registraire n'aura pas à payer les dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.