T-6076-79
IVG Rubber Canada Ltd. (Appelante)
c.
Goodall Rubber Company (Intimée)
Division de première instance, le juge Dubé—
Ottawa, 2 et 9 avril 1980.
Marques de commerce — Appel de la décision par laquelle
le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de
l'appelante à la demande d'enregistrement de marque de com
merce présentée par l'intimée — Le registraire a décidé que la
marque de l'intimée, un tuyau flexible entouré sur toute sa
longueur d'une bande en spirale, constituait bien une marque
de commerce et présentait beaucoup plus qu'un caractère
ornemental ou une qualité du produit, ou une particularité
utilitaire du produit — Les tuyaux de l'intimée se caractéri-
sent par une variété de bandes colorées, chaque couleur étant
utilisée pour indiquer l'usage, le genre et la fabrication du
tuyau — La question est de savoir si le registraire a eu tort de
décider que la marque était distinctive et de refuser d'admettre
que la combinaison de couleurs était utilisée de facon fonc-
tionnelle pour indiquer l'usage et que l'enregistrement des dix
couleurs constituait un monopole — Appel rejeté — Loi sur
les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2.
Distinction faite avec l'arrêt: Parke, Davis & Co., Ltd. c.
Empire Laboratories Ltd. [1964] R.C.É. 399 (confirmé
par la Cour suprême du Canada [1964] R.C.S. 351. Arrêts
appliqués: Wrights' Ropes Ltd. c. Broderick & Bascom
Rope Co. [1931] R.C.É. 143; Beverley Bedding &
Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd.
T-1470-73.
APPEL.
AVOCATS:
B. H. Wilson, c.r. pour l'appelante.
R. Scott Jolliffe et R. G. McClenahan, c.r.
pour l'intimée.
PROCUREURS:
B. H. Wilson, c.r., Ottawa, pour l'appelante.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'inti-
mée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE Dust: L'appelante interjette appel de
la décision par laquelle le registraire des marques
de commerce a rejeté son opposition à la demande
d'enregistrement présentée par l'intimée relative-
ment à la marque de commerce indiquée ci-des-
sous au motif que le registraire aurait décidé à tort
que la marque est distinctive et qu'il n'aurait pas
appliqué le dictum de l'affaire Parke, Davis &
Co., Ltd. c. Empire Laboratories Limited.'
Le registraire a décidé que la marque ci-dessus,
décrite comme un tuyau flexible entouré sur toute
sa longueur d'une bande en spirale, constitue bien
une marque de commerce que l'intimée emploie
continuellement depuis 1953 pour distinguer ses
marchandises de celles des autres, que l'appelante
est un tard venu dans le domaine et qu'elle n'a pas
établi le caractère simplement ornemental ou fonc-
tionnel de la marque, et que la marque est en fait
distinctive au sens de l'article 2 de la Loi sur les
marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, et
présente beaucoup plus qu'un caractère ornemen-
tal ou une qualité du produit, ou une particularité
utilitaire du produit.
Dans son jugement, le registraire a mentionné la
décision rendue par le juge Noël dans Parke,
Davis (susmentionnée), décision qui a été confir-
mée par la Cour suprême du Canada, mais il a
conclu que les faits n'étaient pas les mêmes. Dans
Parke, Davis, la demanderesse avait enregistré dix
marques, chacune consistant en une bande colorée
faite de gélatine et entourant une capsule de même
substance. Le juge a tenu ces dix enregistrements
pour non valables et a décidé que l'emploi utilitaire
de la bande colorée entourant le milieu de la
' Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Limited
[1964] R.C.É. 399 (arrêt confirmé, Cour suprême du Canada
[1964] R.C.S. 351).
capsule et scellant les deux moitiés de celle-ci
monopolisait le rôle fonctionnel de la bande colo-
rée et rendait par conséquent la marque non
valable.
En l'espèce, le registraire a jugé que la marque
constituait bien plus qu'une simple bande colorée
et présentait beaucoup plus qu'un caractère orne-
mental, une qualité ou une particularité utilitaire
du produit. Il a trouvé plus pertinente la décision
du président Maclean dans Wrights' Ropes Lim
ited c. Broderick & Bascom Rope Co. 2 Le prési-
dent Maclean a statué [à la page 144] que [TRA-
DUCTION] «une bande jaune sur un câble
métallique» constituait une marque enregistrable.
L'avocat de l'appelante reconnaît que l'intimée
n'a pas cessé d'utiliser la marque pour distinguer
ses marchandises de celles des autres. Il fait cepen-
dant valoir que, puisque la marque comporte le
spectre tout entier des couleurs et a une particula-
rité utilitaire, ces deux éléments combinés l'empor-
tent sur le facteur distinctif et la marque n'est pas
valide.
Les tuyaux Goodall se caractérisent par une
variété de bandes colorées, chaque couleur ayant
une fonction particulière. Par exemple, il existe
trois différentes couleurs de bandes pour les
boyaux d'air, quatre pour les boyaux de vapeur,
quatre pour les boyaux de carburant, etc. Chaque
couleur de bande est utilisée pour indiquer non
seulement l'usage du tuyau mais aussi son genre et
sa fabrication. Il ressort de l'affidavit que les
acheteurs, la plupart de grandes entreprises indus-
trielles, connaissent bien la signification de cou-
leurs et la haute qualité des tuyaux Goodall.
Dans l'affaire Parke, Davis, le juge Noël a
décidé que l'enregistrement des dix couleurs diffé-
rentes constituait un monopole et que la bande
scellant les deux parties de la capsule remplissait
une fonction. Ce sont ces deux éléments de la
décision que l'avocat de l'appelante cherche à
appliquer à la présente affaire. Il prétend que
Goodall se sert de la combinaison de couleurs de
façon fonctionnelle, pour indiquer l'usage, et que,
puisque toutes les couleurs se trouvent dans la
marque et que la bande en spirale entoure indéfini-
ment le tuyau, les autres marques sont privées de
2 Wrights' Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co.
[1931] R.C.É. 143.
ce mode de présentation, ce qui constitue un
monopole.
Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le
tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction
que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce
dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une
fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif.
La bande maintient la capsule. Sans elle, la cap
sule tombe en morceaux. Par contre, la bande en
spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas maté-
riellement indispensable au tuyau. Elle sert simple-
ment à le distinguer des autres marchandises. Bien
que la marque ne soit enregistrée qu'en noir et
blanc, il n'est pas contesté que cela permet d'utili-
ser la gamme complète des couleurs.
Comme l'a souligné récemment le juge Cat-
tanach 3 , on ne saurait sans motifs sérieux toucher
aux décisions rendues par un expert tel que le
registraire des marques de commerce. L'appelante
a une lourde charge. Elle doit établir que la déci-
sion du registraire est tellement erronée qu'une
intervention de la présente Cour s'impose.
Il n'a pas été prouvé que ce type de bande en
spirale Goodall sur les tuyaux ait été utilisé par
quelque autre fabricant, si ce n'est par l'appelante,
qui l'emploie depuis 1968. Il a été établi cependant
que les acheteurs avertis reconnaissent facilement
les tuyaux Goodall grâce à ces bandes et que
l'intimée a, ces dernières années, dépensé presque
un million de dollars en publicité pour ses produits.
Dans les circonstances de l'espèce, je ne saurais
conclure que le registraire a eu tort de statuer
comme il l'a fait. Le présent appel sera donc rejeté
avec dépens.
3 Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding &
Upholstering Ltd. T-1470-73, décision rendue le 6 mars 1980.
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